ПРЕЗИДIЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦIЇ

29.03.2005	N 04-5/76

 

Господарськi суди України

Про деякi питання практики призначення судових експертиз у справах зi спорiв, пов'язаних iз захистом права iнтелектуальної власностi

     З метою правильного i однакового застосування господарськими судами норм чинного законодавства у вирiшеннi питань призначення судових експертиз у справах зi спорiв, пов'язаних iз захистом права iнтелектуальної власностi, Вищий господарський суд України вважає за необхiдне дати такi рекомендацiї.

     1. Загальнi питання призначення судової експертизи у справах зi спорiв, пов'язаних iз захистом права iнтелектуальної власностi

     1.1. У вирiшеннi питань призначення судової експертизи господарським судам слiд керуватися Господарським процесуальним кодексом України (далi - ГПК), Законом України "Про судову експертизу", Iнструкцiєю про призначення та проведення судових експертиз, затвердженою наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 08.10.98 N 53/5 (у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 30.12.2004 N 144/5), та мати на увазi викладене в роз'ясненнi президiї Вищого арбiтражного суду України вiд 11.11.98 N 02-5/424 "Про деякi питання практики призначення судової експертизи" (з подальшими змiнами i доповненнями) з урахуванням особливостей правового регулювання захисту прав на об'єкти iнтелектуальної власностi.

     1.2. У додатку 4 до Положення про експертно-квалiфiкацiйнi комiсiї та атестацiю судових експертiв, затвердженого наказом Мiнiстра юстицiї України вiд 15.07.97 N 285/7-А (у редакцiї наказу вiд 17.01.2002 N 4/5), наведено Перелiк основних видiв судових експертиз та експертних спецiальностей (далi - Перелiк). У Роздiлi VII Перелiку серед видiв судових експертиз за N 13 зазначено експертизу, пов'язану з охороною прав на об'єкти iнтелектуальної власностi. Ця експертиза включає певнi види експертних спецiальностей, якi господарським судам необхiдно враховувати у призначеннi експертиз з вiдповiдних справ.

     1.3. Судова експертиза повинна призначатися тiльки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справi, i не може стосуватися тлумачення i застосування правових норм. Отже господарськi суди не повиннi порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, якi мають вирiшуватися самим судом.

     1.4. Суди не повиннi призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публiчно оголошених в установленому порядку вiдомостей про об'єкти, подiї та явища, що є або пов'язанi з результатами iнтелектуальної, творчої дiяльностi. Для з'ясування такої iнформацiї не потрiбнi спецiальнi знання фахiвцiв з вiдповiдної галузi знань, оскiльки суд може одержати або витребувати цi вiдомостi вiд сторiн спору чи iнших учасникiв судового процесу. Так, наприклад, немає потреби призначати судову експертизу для з'ясування питань про:

     держателя певного доменного iменi в мережi Iнтернет, тому що цi данi вiдповiдно до вимог статей 30 та 65 ГПК можуть бути витребуванi вiд об'єднання "Український мережевий iнформацiйний центр", який адмiнiструє систему реєстрацiї та облiку доменних назв i адресу українського сегмента мережi Iнтернет;

     дату вiдкриття офiцiйної або офiцiйно визнаної мiжнародної виставки, проведеної на територiї держави - учасницi Паризької конвенцiї про охорону промислової власностi, оскiльки цi данi можуть бути витребуванi вiд Ради з питань виставкової дiяльностi в Українi, положення про яку затверджено Розпорядженням Президента України вiд 27.03.2001 N 74/2001-рп.

     1.5. Призначаючи судову експертизу з дослiдження, пов'язаного iз захистом права iнтелектуальної власностi, господарським судам у вiдповiдних ухвалах слiд гранично точно визначати коло питань, якi мають бути роз'ясненi судовим експертом, та обсяг необхiдних для експертного дослiдження матерiалiв.

     Господарськi суди повиннi зобов'язувати сторони чи iнших осiб надавати лише тi матерiали, витребування яких є дiйсно необхiдне для встановлення за допомогою спецiальних знань обставин справи. Так, необхiдно задовольняти обґрунтованi клопотання експертiв про надання деяких iнформацiйних матерiалiв, що зберiгаються в базах даних Державного департаменту iнтелектуальної власностi Мiнiстерства освiти i науки України. Однак слiд вiдмовляти, зокрема, у задоволеннi клопотань про надання судовому експерту всiєї iнформацiйної бази даних Державного департаменту iнтелектуальної власностi.

     2. Експертиза у справах зi спорiв, пов'язаних iз захистом авторського права та сумiжних прав

     2.1. Для вирiшення питання про те, чи може частина лiтературного письмового твору (в тому числi й оригiнальна назва твору) використовуватися самостiйно або чи є твiр похiдним, необхiднi знання спецiалiстiв у галузi лiтературознавства. Призначаючи судову експертизу з даного питання, господарський суд

     у вiдповiднiй ухвалi має точно навести уривки з лiтературного твору, якi за доводами заiнтересованої сторони спору можуть використовуватись самостiйно, наприклад, у передачах (програмах) органiзацiй мовлення чи як об'єкт торговельної марки або комерцiйне найменування тощо.

     2.2. За наявностi суперечностей мiж сторонами спору з питання про те, чи є продукт творчої дiяльностi таким, що не охороняється авторським правом (стаття 10 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права"), господарський суд, як правило, має призначати судову експертизу, оскiльки для з'ясування цього питання потрiбнi спецiальнi знання у вiдповiднiй галузi знань (лiтературознавства, мистецтвознавства тощо). Наприклад, потребує експертних роз'яснень питання про те, чи є лiтературний або музичний твiр з текстом чи без тексту твором народної творчостi (фольклором).

     2.3. Для роз'яснення питання про можливе використання чужого твору без згоди автора (чи iншої особи, яка має авторське право), зокрема, у формi плагiату чи пiратства у сферi авторського права i (або) сумiжних прав, судам необхiдно призначати судову експертизу i доручати її проведення спецiалiстам у галузi лiтературознавства, мистецтвознавства тощо залежно вiд об'єкта авторського права i (або) сумiжних прав.

     У розглядi справ про порушення авторських та сумiжних прав судовому експерту можуть бути орiєнтовно поставленi для роз'яснення такi питання:

     "Чи є текстовий матерiал (його фрагменти), розмiщений (розмiщенi) у монографiї, статтi, брошурi або iншому виданнi чи веб-сайтi, повним чи частковим вiдтворенням лiтературного твору..., авторськi права на який належать...";

     "Чи є зображення, розмiщене на сторiнцi газети, журналу або iншому виданнi чи веб-сайтi, вiдтворенням фотографiчного твору..., авторськi права на який належать...";

     "Чи продемонстровано у передачi (програмi) органiзацiї мовлення, яку було трансльовано..., лiтературний, музичний, аудiовiзуальний... твiр або його фрагменти, авторськi права на який (якi) належать...";

     "Чи продемонстровано у передачi (програмi) органiзацiї мовлення, яку було трансльовано..., виконання, фонограму, вiдеограму, сумiжнi права на який (яку) належать...".

     3. Експертиза у справах зi спорiв, пов'язаних iз захистом права iнтелектуальної власностi на торговельнi марки

     3.1. У справах про оскарження рiшень Державного департаменту iнтелектуальної власностi Мiнiстерства освiти i науки України з питань реєстрацiї знакiв господарськi суди не можуть встановлювати для роз'яснення судовим експертом питання про вiдповiднiсть позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскiльки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту.

     3.2. Для з'ясування даних про вiдповiднiсть позначення або будь-якої комбiнацiї позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публiчному порядку, принципам гуманностi i моралi на роз'яснення судового експерта можуть бути поставленi, зокрема, такi питання:

     "Чи мiстить позначення або комбiнацiя позначень зображення порнографiчного характеру";

     "Чи мiстить позначення або комбiнацiя позначень антидержавнi, расистськi лозунги";

     "Чи мiстить позначення або комбiнацiя позначень емблеми та/або найменування екстремiстських органiзацiй, нецензурнi слова, вирази тощо".

     3.3. З урахуванням обставин справи та сутi спору господарськi суди за допомогою експертного дослiдження мають з'ясовувати фактичнi данi щодо наявностi чи вiдсутностi пiдстав для вiдмови у наданнi торговельнiй марцi правової охорони. З метою такого з'ясування слiд вирiшувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

     є зображенням чи iмiтацiєю державного герба, прапора чи iншого державного символу (емблеми); офiцiйної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування мiжнародних мiжурядових органiзацiй; офiцiйного контрольного, гарантiйного та пробiрного клейма, печатки; нагороди чи iншої вiдзнаки;

     має розрiзняльну здатнiсть або чи набула розрiзняльної здатностi внаслiдок використання; складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарiв i послуг певного виду;

     складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використаннi щодо зазначених у заявцi товарiв i послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якiсть, склад, кiлькiсть, властивостi, призначення, цiннiсть товарiв i послуг, мiсце i час виготовлення чи збуту товарiв або надання послуг;

     є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зокрема, чи є конкуруючi позначення тотожними або схожими настiльки, що їх можна сплутати;

     складається лише з позначень, що є загальновживаними символами i термiнами; вiдображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхiднiстю отримання технiчного результату, або яка надає товаровi iстотної цiнностi;

     збiгається з квалiфiкованим зазначенням походження товару;

     збiгається з комерцiйним (фiрмовим) найменуванням або промисловим зразком iншої особи;

     збiгається з назвою вiдомого в Українi твору науки, лiтератури i мистецтва або цитатами чи персонажами з нього, назвою твору мистецтва чи його фрагментом;

     збiгається з прiзвищем, iменем, псевдонiмом та похiдним вiд них, портретом i факсимiле вiдомої в Українi особи.

     У вирiшеннi спору про правомiрнiсть рiшення Державного департаменту iнтелектуальної власностi Мiнiстерства освiти i науки України щодо реєстрацiї торговельної марки можливе також експертне дослiдження наявностi домiнуючого положення в зображеннi торговельної марки таких елементiв, якi становлять склад пiдстави для вiдмови у наданнi знаку правової охорони.

     У спорi про визнання свiдоцтва недiйсним на роз'яснення судового експерта залежно вiд обставин справи може бути поставлено питання про наявнiсть у свiдоцтвi елементiв зображення торговельної марки, якi вiдсутнi в поданiй заявцi.

     3.4. У вирiшеннi спорiв про захист права iнтелектуальної власностi на торговельну марку можуть виникнути питання про спорiдненiсть товарiв, послуг (частина 5 статтi 6, частина 5 статтi 16, частина 4 статтi 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг").

     Цi питання повиннi вирiшуватися з урахуванням таких положень мiжнародних договорiв у сферi iнтелектуальної власностi:

     - статтi 2 Нiццької угоди про Мiжнародну класифiкацiю товарiв i послуг для реєстрацiї знакiв, якою, зокрема, встановлено:

     (1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цiєю Угодою, Класифiкацiя має в кожнiй з країн Спецiального союзу таке значення, яке надається їй у цiй країнi. Зокрема, Класифiкацiя не зв'язує країни Спецiального союзу нi щодо визначення обсягу охорони знака, нi щодо визнання знакiв обслуговування.

     (2) Кожна країна Спецiального союзу лишає за собою право використовувати Класифiкацiю як основну або допомiжну систему.

     (3) Компетентнi вiдомства країн Спецiального союзу включають в офiцiйнi документи та публiкацiї про реєстрацiю знакiв номери класiв Класифiкацiї, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак.

     - статтi 9 Договору про закони щодо товарних знакiв, якою визначено питання класифiкацiї товарiв та/або послуг:

     (1) [Зазначення товарiв та/або послуг] Кожна реєстрацiя та будь-яка публiкацiя, яка здiйснена вiдомством стосовно заявки або реєстрацiї, яка мiстить зазначення товарiв та/або послуг, вказує назву цих товарiв та/або послуг, згрупованих по класах Нiццької класифiкацiї, при цьому кожнiй групi повинен передувати номер класу даної Класифiкацiї, до якого вiдноситься група товарiв або послуг.

     (2) [Товари чи послуг, якi вiдносяться до одного й того ж класу або до рiзних класiв]

     (a) Товари або послуги не можуть вважатися подiбними на тiй пiдставi, що в будь-якiй реєстрацiї чи публiкацiї, здiйсненiй вiдомством, вони фiгурують в одному й тому ж класi Нiццької класифiкацiї.

     (b) Товари чи послуги не можуть вважатися вiдмiнними однi вiд одних на тiй пiдставi, що в будь-якiй реєстрацiї чи публiкацiї, здiйсненiй вiдомством, вони фiгурують у рiзних класах Нiццької класифiкацiї.

     З огляду на викладенi положення мiжнародних договорiв у сферi iнтелектуальної власностi для роз'яснення питання про спорiдненiсть товарiв i послуг з товарами i послугами, наведеними у свiдоцтвi на торговельну марку [мiжнародний цифровий код - (511)] за iндексами Мiжнародної класифiкацiї товарiв i послуг для реєстрування знакiв (Нiццька класифiкацiя), судам слiд призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спецiалiстам у сферi iнтелектуальної власностi.

     3.5. У частинi 2 статтi 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг" визначено перелiк факторiв, що можуть розглядатись як доречнi для визначення торговельної марки добре вiдомою в Українi. До кола цих факторiв, який не є вичерпним, зокрема, належать:

     ступiнь вiдомостi чи визнання знака у вiдповiдному секторi суспiльства;

     тривалiсть, обсяг та географiчний район будь-якого використання знака;

     тривалiсть, обсяг та географiчний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарiв та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

     тривалiсть та географiчний район будь-яких реєстрацiй та/або заявок на реєстрацiю знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

     свiдчення успiшного вiдстоювання прав на знак, зокрема територiя, на якiй знак визнано добре вiдомим компетентними органами;

     цiннiсть, що асоцiюється зi знаком.

     З'ясування деяких з перелiчених факторiв щодо конкретної торговельної марки потребує спецiальних знань, а отже господарськi суди у справах про визнання торговельної марки добре вiдомою мають залежно вiд змiсту наведених факторiв призначати судову експертизу або витребувати необхiднi вiдомостi вiд сторiн чи iнших учасникiв судового процесу.

     4. Експертиза у справах зi спорiв, пов'язаних iз захистом права iнтелектуальної власностi на комерцiйне найменування

     У вирiшеннi спорiв, пов'язаних з правовою охороною комерцiйного найменування, судам необхiдно виходити зi змiсту статей 489, 490 Цивiльного кодексу України та статтi 159 Господарського кодексу України, вiдповiдно до яких правова охорона надається правовласнику виключно проти використання iншими особами однакового, тобто тотожного повного чи скороченого комерцiйного (фiрмового) найменування. Тому у спорах про захист права iнтелектуальної власностi на комерцiйне найменування господарським судом не повиннi порушуватися перед судовим експертом питання про наявнiсть чи вiдсутнiсть схожостi мiж комерцiйними (фiрмовими) найменуваннями до такого ступеня, що їх можна сплутати. Але в разi необхiдностi господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявнiсть чи вiдсутнiсть тотожностi, тобто цiлковитої схожостi мiж комерцiйними (фiрмовими) найменуваннями, що порiвнюються.

     5. Експертиза у справах зi спорiв, пов'язаних iз захистом права iнтелектуальної власностi на промисловий зразок

     У вирiшеннi спорiв про охорону права iнтелектуальної власностi на промисловий зразок залежно вiд обставин справи та сутi спору судом на роз'яснення судового експерта можуть бути поставленi питання, зокрема, про:

     наявнiсть новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено прiоритет, на дату прiоритету (у порiвняннi iз протиставленим промисловим зразком);

     виготовлення конкретного виробу з використанням усiх суттєвих ознак промислового зразка;

     включення до сукупностi суттєвих ознак промислового зразка iнших охоронюваних об'єктiв права iнтелектуальної власностi (торговельнi марки, комерцiйнi найменування, географiчнi зазначення походження товарiв, твори образотворчого мистецтва тощо).

     6. Експертиза у справах зi спорiв, пов'язаних iз захистом права iнтелектуальної власностi на винахiд чи корисну модель

     6.1. У вирiшеннi спорiв про захист права iнтелектуальної власностi на винахiд чи корисну модель господарським судом залежно вiд обставин справи та сутi спору лише за допомогою експертного дослiдження можуть бути встановленi фактичнi данi про:

     наявнiсть новизни винаходу чи корисної моделi на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено прiоритет, на дату прiоритету (в порiвняннi з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або вiдомим технiчним рiшенням);

     наявнiсть у винаходу винахiдницького рiвня, тобто чи не випливає вiн явно з рiвня технiки (не є для фахiвця очевидним);

     наявнiсть у формулi запатентованого винаходу (корисної моделi) усiх ознак, якi були у поданiй заявцi.

     6.2. Якщо в процесi вирiшення спору мiж сторонами виникнуть розбiжностi стосовно можливого виготовлення продукту iз застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделi), господарський суд залежно вiд обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленнi цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделi), або ознаку, еквiвалентну їй.

     6.3. Якщо в процесi вирiшення спору мiж сторонами виникнуть розбiжностi щодо процесу (способу) виготовлення продукту, господарський суд залежно вiд обставин справи може запропонувати судовому експерту роз'яснити питання про таке:

     чи використано у процесi виготовлення продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквiвалентну їй;

     чи є новим продукт, виготовлений iз застосуванням запатентованого процесу (способу).

Голова Вищого господарського суду України

Д. Притика