ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ

вiд 04.04.2012 р.	N 01-06/417/2012

Господарськi суди України

Про деякi питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти iнтелектуальної власностi (за матерiалами справ, розглянутих у касацiйному порядку Вищим господарським судом України)

У порядку iнформацiї та для врахування у розглядi справ надсилається огляд вирiшених господарськими судами України спорiв у справах, пов'язаних iз захистом прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, судовi рiшення в яких переглянуто в касацiйному порядку Вищим господарським судом України.

1. Суб'єкти комерцiйного використання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань для здiйснення такого використання повиннi укласти договiр про виплату винагороди з вiдповiдною уповноваженою органiзацiєю колективного управлiння.

Пiдприємство (уповноважена органiзацiя колективного управлiння) звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Товариства укласти з ним договiр про виплату винагороди за комерцiйне використання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань.

Вiдмовляючи у задоволеннi позовних вимог, мiсцевий господарський суд, з яким погодився суд апеляцiйної iнстанцiї, дiйшов висновку про необов'язковiсть укладення сторонами зазначеного договору за рiшенням суду пiсля добровiльного укладання вiдповiдачем вiдповiдного договору з iншою органiзацiєю колективного управлiння - суб'єктом сумiжних прав.

Переглядаючи у касацiйному порядку судовi рiшення попереднiх судових iнстанцiй, Вищий господарський суд України зазначив таке.

Вiдповiдно до частини третьої статтi 179 Господарського кодексу України укладення господарського договору є обов'язковим для сторiн, якщо вiн заснований на державному замовленнi, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або iснує пряма вказiвка закону щодо обов'язковостi укладення договору для певних категорiй суб'єктiв господарювання чи органiв державної влади або органiв мiсцевого самоврядування.

Згiдно з частиною першою статтi 43 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" допускається без згоди виробникiв фонограм (вiдеограм), фонограми (вiдеограми) яких опублiкованi для використання з комерцiйною метою, i виконавцiв, виконання яких зафiксованi у цих фонограмах (вiдеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерцiйне використання фонограм i вiдеограм та їх примiрникiв: а) публiчне виконання фонограми або її примiрника чи публiчну демонстрацiю вiдеограми або її примiрника; б) публiчне сповiщення виконання, зафiксованого у фонограмi чи вiдеограмi та їх примiрниках, в ефiр; в) публiчне сповiщення виконання, зафiксованого у фонограмi чи вiдеограмi та їх примiрниках, по проводах (через кабель).

Частинами другою i третьою цiєї ж статтi встановлено, що збирання винагороди за використання фонограм (вiдеограм), що зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, i контроль за їх правомiрним використанням здiйснюються визначеними установою уповноваженими органiзацiями колективного управлiння. Зiбранi кошти розподiляються мiж органiзацiями колективного управлiння, якi є на облiку в установi, на основi договорiв, якi уповноваженi органiзацiї укладають з усiма органiзацiями колективного управлiння. Розмiр винагороди за використання фонограм (вiдеограм), що зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, порядок та умови її виплати визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

За приписами абзацу першого пункту 4 роздiлу II Розмiру, порядку та умов виплати винагороди (роялтi) за комерцiйне використання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003 N 71, суб'єкти комерцiйного використання зобов'язанi до початку здiйснення комерцiйного використання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань укласти з уповноваженою органiзацiєю колективного управлiння, що визначена в установленому порядку, договiр про виплату винагороди (роялтi) за пряме або опосередковане комерцiйне використання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань.

Отже, позивач як уповноважена органiзацiя колективного управлiння незалежно вiд наявностi чи вiдсутностi у нього договорiв з суб'єктами сумiжних прав має право на збiр винагороди (роялтi) за пряме або опосередковане комерцiйне використання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань на пiдставi договору, обов'язковiсть укладення якого встановлена чинним законодавством (постанова Вищого господарського суду України вiд 31.08.2010 N 39/29).

2. Вiдповiдно до приписiв статей 1 i 43 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" телерадiокомпанiя пiдпадає пiд визначення суб'єкта комерцiйного використання фонограм i вiдеограм, яке вiдбувається у формi публiчного сповiщення (публiчного повторного сповiщення) шляхом ретрансляцiї вiдповiдних телепрограм.

Пiдприємство (уповноважена органiзацiя колективного управлiння) звернулося до господарського суду з позовом про зобов'язання Телерадiокомпанiї укласти з ним договiр про виплату винагороди (роялтi) за публiчне сповiщення (публiчне повторне сповiщення) зафiксованих у фонограмах, вiдеограмах виконань, фонограм, вiдеограм, опублiкованих з комерцiйною метою, та їх примiрникiв.

Рiшенням мiсцевого господарського суду, залишеним без змiн постановою апеляцiйного господарського суду, в задоволеннi позову вiдмовлено.

Скасовуючи судовi рiшення зi справи та передаючи останню на новий розгляд до мiсцевого господарського суду, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

За змiстом статей 450, 452, 453, 454 Цивiльного кодексу України, статей 36, 37, 39, 40, 42, 43 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" (далi - Закон): право на використання об'єкта сумiжних прав (зокрема, виконання, фонограми, вiдеограми тощо) належить вiдповiдному правовласнику (виконавцевi, виробниковi фонограми та/або вiдеограми чи особi, якiй вiдповiднi права переданi у встановленому порядку); використання об'єктiв сумiжних прав здiйснюється за згодою правовласникiв; у випадках, передбачених законом, допускається пряме чи опосередковане комерцiйне використання фонограм i вiдеограм та їх примiрникiв без згоди вiдповiдних правовласникiв, але з виплатою їм винагороди; збирання винагороди за використання фонограм (вiдеограм), що зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, i контроль за їх правомiрним використанням здiйснюються уповноваженими органiзацiями колективного управлiння.

Вiдповiдно до приписiв статей 1, 43 Закону i роздiлу II Розмiру, порядку та умов виплати винагороди (роялтi) за комерцiйне використання опублiкованих з комерцiйною метою фонограм, вiдеограм, їх примiрникiв та зафiксованих у них виконань, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003 N 71, Телерадiокомпанiя пiдпадає пiд визначення суб'єкта комерцiйного використання фонограм i вiдеограм, яке вiдбувається у формi публiчного сповiщення (публiчного повторного сповiщення) шляхом ретрансляцiї вiдповiдних телепрограм.

Обов'язковiсть укладення суб'єктом комерцiйного використання фонограм i вiдеограм вiдповiдного договору про виплату винагороди встановлена частиною третьою статтi 179 Господарського кодексу України, статтею 43 Закону i пунктом 4 роздiлу II названого Розмiру (у чиннiй редакцiї).

З огляду на те, що вiдповiдач є суб'єктом комерцiйного використання фонограм i вiдеограм, а позивач - органiзацiєю колективного управлiння, уповноваженою на збiр вiдповiдної винагороди, то такий збiр має здiйснюватися на пiдставi договору, укладення якого згiдно з приписами чинного законодавства є обов'язковим.

Водночас попереднiм судовим iнстанцiям потрiбно було з'ясувати, зокрема, наявнiсть у Телерадiокомпанiї дозволiв правовласникiв (виконавцiв, виробникiв фонограм/вiдеограм) на публiчне сповiщення (публiчне повторне сповiщення) фонограм, вiдеограм та зафiксованих у них виконань; позицiї вiдповiдача щодо змiсту запропонованого позивачем проекту договору, у тому числi й щодо його iстотних умов (постанова Вищого господарського суду України вiд 07.12.2010 N 10/123-09/6).

3. При визначеннi суми компенсацiї за порушення майнових авторських прав позивача, яка має бути виплачена замiсть вiдшкодування збиткiв чи стягнення доходу, суд зобов'язаний врахувати, зокрема, обсяг порушення та (або) намiри вiдповiдача.

Рiшенням господарського суду, залишеним без змiн постановою апеляцiйного господарського суду, у задоволеннi позову Товариства про стягнення з Компанiї сум компенсацiї (за публiчне виконання музичних творiв без отримання дозволу) та штрафу вiдмовлено з мотивiв недоведеностi факту порушення вiдповiдачем майнових авторських прав позивача.

Скасовуючи судовi рiшення у цiй справi та приймаючи нове рiшення про часткове задоволення позову, Вищий господарський суд України зауважив таке.

Попереднiми судовими iнстанцiями на пiдставi наявних у справi доказiв встановлено обставини, якi свiдчать про порушення вiдповiдачем майнових авторських прав позивача: у примiщеннi кафе, власником якого є Компанiя, використовувався шляхом публiчного виконання музичний твiр, виключнi майновi авторськi права на який належать Товариству; вiдповiдач не подав суду доказiв наявностi у нього необхiдного дозволу суб'єкта майнових авторських прав або договору з органiзацiєю колективного управлiння.

Згiдно зi статтею 52 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" (далi - Закон) при порушеннях будь-якою особою авторського права, передбачених статтею 50 цього Закону, чи створеннi загрози неправомiрного використання об'єктiв авторського права та iнших порушеннях особистих немайнових прав i майнових прав суб'єктiв авторського права, такi суб'єкти мають право звертатися до суду з позовом, зокрема, про стягнення компенсацiї.

У пунктi "г" частини другої статтi 52 Закону зазначено, що суд має право постановити рiшення чи ухвалу про виплату компенсацiї, що визначається судом, у розмiрi вiд 10 до 50000 мiнiмальних заробiтних плат, замiсть вiдшкодування збиткiв або стягнення доходу. При цьому частиною третьою названої статтi Закону передбачено, що при визначеннi компенсацiї, яка має бути виплачена замiсть вiдшкодування збиткiв чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у встановлених пунктом "г" цiєї частини межах визначити розмiр компенсацiї, враховуючи обсяг порушення та (або) намiри вiдповiдача.

Виходячи з того, що Компанiєю вчинено одне порушення майнових авторських прав позивача - неправомiрно використано музичний твiр з текстом, а розмiр мiнiмальної заробiтної плати на дату фiксацiї порушення становив 625 грн., Вищий господарський суд України дiйшов висновку, що загальний розмiр компенсацiї, яка пiдлягає стягненню з вiдповiдача, має становити 10 мiнiмальних заробiтних плат (виходячи з приписiв статтi 52 Закону), що дорiвнює 6250 грн.

Крiм того, з урахуванням приписiв частини третьої статтi 52 Закону суд касацiйної iнстанцiї вирiшив стягнути з Компанiї в доход державного бюджету України й суму штрафу у розмiрi 10 вiдсоткiв суми, присудженої судом на користь позивача (постанова Вищого господарського суду України вiд 09.11.2010 N 28/196/09-11/152/10).

4. У випадку, якщо органiзацiя колективного управлiння звертається до суду на захист прав фiзичних осiб, такий спiр розглядається в порядку цивiльного судочинства.

Позовнi вимоги Пiдприємства до Корпорацiї про стягнення компенсацiї за порушення виключних майнових авторських прав обґрунтовано тим, що вiдповiдачем в ефiрi телеканалу було здiйснено публiчне сповiщення концерту, пiд час якого публiчно сповiщено музичнi твори, виключнi майновi авторськi права на якi знаходяться в колективному управлiннi позивача згiдно з угодою, укладеною з автором - фiзичною особою.

Ухвалою господарського суду, залишеною без змiн постановою апеляцiйного господарського суду, припинено провадження в данiй справi на пiдставi пункту 1 частини першої статтi 80 Господарського процесуального кодексу України.

За результатами перегляду судових рiшень з вiдповiдної справи суд касацiйної iнстанцiї зазначив, зокрема, таке.

Згiдно зi статтею 45 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" (далi - Закон) суб'єкти авторського права i сумiжних прав можуть управляти своїми правами: особисто; через свого повiреного; через органiзацiю колективного управлiння.

У пунктi "г" частини першої статтi 49 Закону зазначено, що органiзацiї колективного управлiння повиннi виконувати вiд iменi суб'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав i на основi одержаних вiд них повноважень вчиняти дiї, передбаченi чинним законодавством, необхiднi для захисту прав, управлiння якими здiйснює органiзацiя, в тому числi звертатися до суду за захистом прав суб'єктiв авторського права i (або) сумiжних прав вiдповiдно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктiв.

Разом з тим така органiзацiя, подавши позов, не є позивачем, оскiльки вона звертається до суду за захистом прав суб'єктiв авторського i (або) сумiжних прав, а не своїх прав. Позивачем у таких випадках буде суб'єкт авторського права i (або) сумiжних прав, на захист iнтересiв якого звернулася органiзацiя.

У випадку, якщо органiзацiя колективного управлiння звертається на захист прав фiзичних осiб, такий спiр вирiшується в порядку цивiльного судочинства. Якщо ж вона звертається на захист юридичних осiб, то, залежно вiд суб'єктного складу, спiр розглядається в порядку господарського судочинства. При цьому не допускається об'єднання в одне провадження вимог, якi пiдлягають розгляду за правилами рiзних видiв судочинства (абзаци четвертий i п'ятий пункту 7 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 04.06.2010 N 5 "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права i сумiжних прав").

Як встановлено попереднiми судовими iнстанцiями, автором - фiзичною особою за угодою передано в колективне управлiння позивача виключнi майновi авторськi права на спiрнi музичнi твори. Отже, з огляду на наведене, мiсцевим господарським судом правомiрно припинено провадження у справi на пiдставi пункту 1 частини першої статтi 80 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з тим, що даний спiр пiдлягає вирiшенню в порядку цивiльного судочинства (постанова Вищого господарського суду України вiд 08.02.2011 N 39/257-20/354).

5. Чинне законодавство України не мiстить нi вимог щодо тотожностi комерцiйного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 Цивiльного кодексу України), анi вимог щодо певного змiсту комерцiйного найменування (зокрема, стосовно зазначення органiзацiйно-правової форми пiдприємства).

Товариство звернулося до господарського суду Запорiзької областi з позовом про зобов'язання Пiдприємства припинити використання тотожного найменування шляхом внесення змiн до установчих документiв та вилучення з них спiрного найменування.

Товариство заявленi позовнi вимоги обґрунтовувало:

- наявнiстю з боку вiдповiдача акта недобросовiсної конкуренцiї, що полягає в неправомiрному використаннi спiрного словосполучення як складової частини комерцiйного найменування, яке бiльше 10 рокiв використовується позивачем у господарськiй дiяльностi на територiї України;

- порушенням Пiдприємством прав Товариства на промисловий зразок за патентом України.

Прийнятi судовi рiшення про вiдмову у задоволеннi позову мотивовано, зокрема, дотриманням вiдповiдачем правил державної реєстрацiї щодо найменування юридичної особи.

Скасовуючи судовi рiшення у цiй справi та передаючи останню на новий розгляд до мiсцевого господарського суду, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

Згiдно з частинами першою i другою статтi 489 Цивiльного кодексу України правова охорона надається комерцiйному найменуванню, якщо воно дає можливiсть вирiзнити одну особу з-помiж iнших та не вводить в оману споживачiв щодо справжньої її дiяльностi; право iнтелектуальної власностi на комерцiйне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрацiї i незалежно вiд того, є чи не є комерцiйне найменування частиною торговельної марки.

За приписами частини четвертої цiєї статтi особи можуть мати однаковi комерцiйнi найменування, якщо це не вводить в оману споживачiв щодо товарiв, якi вони виробляють та (або) реалiзовують, та послуг, якi ними надаються.

Частиною першою статтi 4 Закону України "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї" встановлено, що неправомiрним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого iменi, фiрмового найменування, знакiв для товарiв i послуг, iнших позначень, а також рекламних матерiалiв, упаковки товарiв, назв лiтературних, художнiх творiв, перiодичних видань, зазначень походження товарiв, що може призвести до змiшування з дiяльнiстю iншого господарюючого суб'єкта (пiдприємця), який має прiоритет на їх використання.

Водночас чинне законодавство України не мiстить нi вимог щодо тотожностi комерцiйного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 Цивiльного кодексу України), анi вимог щодо певного змiсту комерцiйного найменування (зокрема, стосовно зазначення органiзацiйно-правової форми пiдприємства).

За таких обставин попереднi судовi iнстанцiї для правильного вирiшення даного судового спору, беручи до уваги призначення комерцiйного найменування як засобу iндивiдуалiзацiї, який не потребує державної реєстрацiї та має правову охорону з моменту його першого використання, на пiдставi оцiнки поданих сторонами i додатково витребуваних доказiв мали встановити:

- чи має Товариство комерцiйне найменування, яке саме та з якого моменту воно його використовує;

- чи використовує Пiдприємство спiрне найменування в господарськiй дiяльностi, в якiй формi та стосовно яких товарiв i послуг;

- чи є позначення, яке використовує Пiдприємство, тотожним або схожим iз комерцiйним найменуванням Товариства та чи може використання вiдповiдачем спiрного позначення ввести в оману споживачiв щодо товарiв, якi вони виробляють та (або) реалiзовують, та послуг, якi ними надаються (постанова Вищого господарського суду України вiд 31.08.2010 N 22/284/08-28/289/09).

6. Питання використання у спiрному виробi всiх суттєвих ознак вiдповiдного промислового зразка є питанням факту, потребує спецiальних знань та належить до компетенцiї судових експертiв. Разом з тим, питання щодо форми (способу) та суб'єктiв подальшого використання спiрних виробiв мають вирiшуватися господарським судом.

Причиною виникнення спору зi справи стало питання щодо наявностi в дiях вiдповiдачiв порушення прав позивача як власника запатентованих промислових зразкiв.

Попереднi судовi iнстанцiї, грунтучись, зокрема на висновку судової експертизи об'єктiв iнтелектуальної власностi, зазначили про встановлення факту введення у цивiльний обiг вiдповiдачами виробiв з використанням належних позивачу промислових зразкiв за патентами України.

Скасовуючи судовi рiшення у цiй справi та передаючи останню на новий розгляд до мiсцевого господарського суду, Вищий господарський суд України зауважив таке.

Згiдно з пунктом третiм статтi 20 Закону України "Про охорону прав на промисловi зразки" (далi - Закон) патент надає його власнику право забороняти iншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадкiв, коли таке використання не визнається згiдно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Водночас застосування заходiв судового захисту (примусу) має вiдповiдати наявному порушенню.

За приписами абзацу третього пункту другого статтi 20 Закону використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу iз застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числi через Iнтернет, продаж, iмпорт (ввезення) та iнше введення його в цивiльний оборот або зберiгання такого виробу в зазначених цiлях.

Наведенi форми використання промислового зразка (виготовлення виробу, його iмпорт, продаж, застосування тощо) є самостiйними, i наявнiсть кожної з них у дiях вiдповiдача (вiдповiдачiв) пiдлягає окремому доказуванню.

Абзацом четвертим пункту другого статтi 20 Закону встановлено, що вирiб визнається виготовленим iз застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використанi всi суттєвi ознаки промислового зразка.

Вiдповiдно до частини п'ятої статтi 42 Господарського процесуального кодексу України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим i оцiнюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Питання використання у спiрному виробi всiх суттєвих ознак вiдповiдного промислового зразка є питанням факту, потребує спецiальних знань та в даному випадку належить до компетенцiї судових експертiв. Разом з тим питання щодо форми (способу) та суб'єктiв подальшого використання спiрних виробiв мають вирiшуватися господарським судом.

Проте господарськими судами у цiй справi не встановлено, зокрема, фактичних обставин використання спiрних виробiв кожним з вiдповiдачiв та не з'ясовано форм такого використання i яким чином вiдбулося застосування таких виробiв кожним з вiдповiдачiв, хто саме з вiдповiдачiв, якi вироби та за яких обставин зберiгав, пропонував для продажу та продавав; не спростовано доводiв вiдповiдачiв стосовно того, що вони не здiйснювали iмпорту (ввезення) спiрної продукцiї в Україну (постанова Вищого господарського суду України вiд 02.02.2010 N 13/192-08).

7. Докази, якi можуть пiдтвердити використання знакiв для товарiв i послуг, повиннi бути обмеженi трирiчним строком до дати звернення позивача до суду.

Рiшенням господарського суду, залишеним без змiн постановою апеляцiйного господарського суду, у задоволеннi позовних вимог про дострокове припинення дiї свiдоцтв України на знаки для товарiв i послуг стосовно товарiв i послуг класiв 21, 30, 32 i 35 Мiжнародної класифiкацiї товарiв та послуг для реєстрацiї знакiв (далi - МКТП) вiдмовлено.

У прийняттi зазначених рiшення i постанови попереднi судовi iнстанцiї виходили з доведеностi використання вiдповiдних знакiв для визначених у свiдоцтвах товарiв та послуг з дати реєстрацiї знакiв по дату подання позову в данiй справi.

Згiдно з пунктом 4 статтi 18 Закону:

- якщо знак не використовується в Українi повнiстю або щодо частини зазначених у свiдоцтвi товарiв i послуг протягом трьох рокiв вiд дати публiкацiї вiдомостей про видачу свiдоцтва або вiд iншої дати пiсля цiєї публiкацiї, будь-яка особа має право звернутися до суду iз заявою про дострокове припинення дiї свiдоцтва повнiстю або частково;

- у цьому разi дiя свiдоцтва може бути припинена повнiстю або частково лише за умови, що власник свiдоцтва не зазначить поважнi причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно вiд волi власника свiдоцтва, такi як обмеження iмпорту чи iншi вимоги до товарiв i послуг, встановленi законодавством;

можливiсть введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, пiд час використання знака особою, що звернулася до суду, чи iншою особою щодо товарiв i послуг, стосовно яких висунута вимога про припинення дiї свiдоцтва;

- для цiлей цього пункту використанням знака власником свiдоцтва вважається також використання його iншою особою за умови контролю з боку власника свiдоцтва.

За змiстом наведеного припису статтi 18 Закону докази, якi можуть пiдтвердити використання знакiв для товарiв i послуг, повиннi бути обмеженi трирiчним строком до дати звернення позивача до суду. Вiдтак зазначене попереднiми судовими iнстанцiями використання спiрних знакiв з 1997 р. по липень 2006 р. (при тому, що позов у данiй справi подано 12 липня 2010 р.) не може бути пiдтвердженням такого використання в межах зазначеного трирiчного строку.

Водночас для правильного вирiшення спору судовим iнстанцiям належало з'ясувати: чи були в наявностi у 2006 - 2010 рр. товари та/або послуги iз знаками для товарiв i послуг з числа зареєстрованих за спiрними свiдоцтвами, i якщо нi, то з яких причин сталося їх невикористання (постанова Вищого господарського суду України вiд 01.02.2011 N 9/287).

8. За ввезення на митну територiю України обладнання i матерiальних носiїв, iз застосуванням яких можна здiйснити вiдтворення в особистих цiлях у домашнiх умовах творiв, зафiксованих у фонограмах i вiдеограмах, виробники та iмпортери таких носiїв повиннi сплатити вiдрахування уповноваженим органiзацiям.

Причиною касацiйного оскарження судових рiшень у справi стало питання щодо обов'язку вiдповiдача сплачувати вiдрахування за ввезення на митну територiю України медiаплеєра.

Згiдно з частиною четвертою статтi 42 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" виплата винагороди виробникам фонограм i вiдеограм та iншим особам, якi мають авторське право i (або) сумiжнi права, за передбаченi частиною другою цiєї статтi вiдтворення, здiйснюється у формi вiдрахувань (вiдсоткiв) вiд вартостi обладнання i (або) матерiальних носiїв виробниками та (або) iмпортерами обладнання i матерiальних носiїв, iз застосуванням яких можна здiйснити вiдтворення виключно в особистих цiлях у домашнiх умовах творiв, зафiксованих у фонограмах i вiдеограмах, крiм:

а) професiйного обладнання та (або) матерiальних носiїв, не призначених для використання в домашнiх умовах;

б) обладнання i матерiальних носiїв, що експортуються за митну територiю України;

в) обладнання i матерiальних носiїв, що ввозяться фiзичною особою на митну територiю України виключно в особистих цiлях i без комерцiйної мети.

За приписами частини п'ятої цiєї статтi розмiри зазначених у частинах другiй i четвертiй цiєї статтi вiдрахувань (вiдсоткiв), що мають сплачуватися виробниками та (або) iмпортерами обладнання i матерiальних носiїв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Цi кошти виробниками та iмпортерами обладнання i (або) матерiальних носiїв перераховуються визначеним установою органiзацiям колективного управлiння (далi - уповноваженим органiзацiям). Зiбранi кошти розподiляються мiж органiзацiями колективного управлiння, якi є на облiку в установi, на основi договорiв, якi уповноваженi органiзацiї укладають з усiма органiзацiями колективного управлiння. Iмпортери перераховують цi кошти уповноваженiй органiзацiї пiд час ввезення товару на митну територiю України, а виробники - у кiнцi кожного мiсяця пiсля реалiзацiї обладнання i матерiальних носiїв.

Вiдповiдно до пункту 7 Порядку здiйснення вiдрахувань виробниками та iмпортерами обладнання i матерiальних носiїв, iз застосуванням яких у домашнiх умовах можна здiйснити вiдтворення творiв i виконань, зафiксованих у фонограмах i (або) вiдеограмах, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України, Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 24.11.2003 N 780/123/561, пiд час ввезення на митну територiю України обладнання i (або) матерiальних носiїв iмпортери вiдповiдно до розмiру вiдрахувань, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.06.2003 N 992 (3 - 5 %), перераховують суми вiдрахувань уповноваженим органiзацiям, про що надсилають цим органiзацiям пiдписану керiвником iмпортера довiдку щодо сплати вiдрахувань iмпортером обладнання i матерiальних носiїв, iз застосуванням яких у домашнiх умовах можна здiйснити вiдтворення творiв i виконань, зафiксованих у фонограмах i (або) вiдеограмах, за формою, визначеною в додатку 1 цього Порядку.

З огляду на наведене попереднi судовi iнстанцiї, встановивши, що вiдповiдач є iмпортером, який не виконав обов'язку зi сплати передбачених законом вiдрахувань, перевiривши розмiр нарахованих позивачем сум до стягнення, дiйшли обґрунтованого висновку щодо необхiдностi задоволення позову (постанова Вищого господарського суду України вiд 18.01.2011 N 20/205).

9. У разi якщо комерцiйне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здiйснюється правова охорона i комерцiйного найменування, i торговельної марки.

Товариство звернулося до Пiдприємства з позовом про припинення використання словесного позначення "Кровля & Фасад" для дiяльностi, пов'язаної з товарами, що вiдносяться до 06 i 19 класiв Мiжнародної класифiкацiї товарiв i послуг для реєстрацiї знакiв (далi - МКТП), для яких правова охорона надана позначенню iз тотожною за смисловим змiстом словесною частиною знака для товарiв i послуг за свiдоцтвом України.

Рiшенням господарського суду, залишеним без змiн постановою апеляцiйного господарського суду, позов задоволено.

Вищий господарський суд України, переглядаючи справу у касацiйному порядку, скасував судовi рiшення у справi та передав останню на новий розгляд до суду першої iнстанцiї з огляду, зокрема, на таке.

Статтею 489 Цивiльного кодексу України передбачено, що правова охорона надається комерцiйному найменуванню, якщо воно дає можливiсть вирiзнити одну особу з-помiж iнших та не вводить в оману споживачiв щодо справжньої її дiяльностi.

Особи можуть мати однаковi комерцiйнi найменування, якщо це не вводить в оману споживачiв щодо товарiв, якi вони виробляють та (або) реалiзовують, та послуг, якi ними надаються.

Вiдповiдно до частин третьої i четвертої статтi 159 Господарського кодексу України правовiй охоронi пiдлягає як повне, так i скорочене комерцiйне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обiгу.

У разi якщо комерцiйне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здiйснюється правова охорона i комерцiйного найменування, i торговельної марки.

Попереднiми судовими iнстанцiями у судових рiшеннях зазначено, що позивач користується у господарськiй дiяльностi комерцiйним найменуванням "Покрiвля та Фасад", проте не вказано, на пiдставi яких доказiв суди дiйшли вiдповiдного висновку, оскiльки матерiали справи свiдчать лише про використання Товариством його зареєстрованого найменування, яке включає не лише словесну частину, а й органiзацiйно-правову форму названого товариства.

Що ж до захисту прав на торговельну марку, то вiдповiдно до пункту 4 статтi 5 Закону України "Про захист прав на знаки для товарiв i послуг" (далi - Закон) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та перелiком товарiв i послуг, внесеними до Реєстру, i засвiдчується свiдоцтвом з наведеними у ньому копiєю внесеного до Реєстру зображення знака та перелiком товарiв i послуг.

У статтi 20 Закону зазначено, що будь-яке посягання на права власника свiдоцтва, передбаченi статтею 16 цього Закону, в тому числi вчинення без згоди власника свiдоцтва дiй, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дiй, вважається порушенням прав власника свiдоцтва, що тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством. На вимогу власника свiдоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Пунктом 5 статтi 16 Закону передбачено, що свiдоцтво на знак надає його власнику виключне право забороняти iншим особам використовувати зареєстрований знак або позначення, схоже iз зареєстрованим знаком настiльки, що його можна сплутати, стосовно наведених у свiдоцтвi товарiв та послуг.

Згiдно з пунктом 4 статтi 16 Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формi зареєстрованого знака, а також у формi, що вiдрiзняється вiд зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змiнює в цiлому вiдмiтностi знака.

З оскаржуваних судових рiшень вбачається, що основну увагу попереднiми судовими iнстанцiями було придiлено товарам i послугам, щодо яких сторонами у справi використовувалися позначення "Кровля & Фасад", "Кровля и Фасад" та "Покрiвля та Фасад", проте не дослiджувалося, що саме є торговельною маркою позивача (зображення такої марки), що є елементами зареєстрованої торговельної марки i яка охорона цим елементам надається (у тому числi й словесному позначенню "Покрiвля та Фасад") (постанова Вищого господарського суду України вiд 31.05.2011 N 9/304-10).

10. Приписи Цивiльного кодексу України та Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" (далi - Закон) не ставлять розмiр компенсацiї у залежнiсть вiд кiлькостi використаних об'єктiв або їх складових частин (не мiстять приписiв стосовно залежностi розмiру компенсацiї), а лише встановлюють право стягнення компенсацiї, виходячи з самого факту вчинення порушення авторського права. Iншi обставини (стосовно систематичностi вчинення порушень, їх (його) обсягу, кiлькостi неправомiрно використаних об'єктiв тощо), в свою чергу, повиннi враховуватися судом у визначеннi суми компенсацiї в кожному конкретному випадку, виходячи з меж, встановлених статтею 52 Закону.

Товариство звернулося до мiсцевого господарського суду з позовом до фiзичної особи - пiдприємця про стягнення компенсацiї за порушення майнових авторських прав на 20 музичних творiв та про накладення на вiдповiдача штрафу в розмiрi 10 % суми, присудженої судом на користь позивача.

Рiшенням господарського суду першої iнстанцiї у задоволеннi позову вiдмовлено.

Постановою апеляцiйного господарського суду рiшення мiсцевого господарського суду скасовано, прийнято нове рiшення, яким з вiдповiдача стягнуто частину заявленої суми компенсацiї за порушення майнових авторських прав Товариства; у рештi позовних вимог вiдмовлено.

Вищий господарський суд України дiйшов висновку про наявнiсть пiдстав для змiни оскаржуваної постанови господарського суду апеляцiйної iнстанцiї з урахуванням такого.

Попереднiми судовими iнстанцiями у справi встановлено, що:

Товариство є власником виключних майнових прав на використання, зокрема, музичних творiв, шляхом, зокрема, їх переробки, вiдтворення, розповсюдження, iмпортування, публiчного показу i виконання; вiдповiдачем у переносному торговельному наметi здiйснювалося розповсюдження шляхом продажу та пропонування до продажу примiрникiв аудiовiзуальних творiв та примiрникiв фонограм i зафiксованих в них музичних творiв на DVD-ROM дисках (359 одиниць), а також примiрникiв фонограм i зафiксованих в них музичних творiв на CD-ROM дисках (12 одиниць), якi не були маркованi контрольними марками, про що складено протокол огляду та вилучення; як вбачається з акта закупки, на 1 з CD-ROM дискiв формату MP3, немаркованих контрольними марками, розповсюдження яких здiйснював вiдповiдач шляхом продажу та пропонування до продажу, знаходились музичнi твори.

Пунктом "г" частини першої статтi 52 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" (далi - Закон) передбачено право суб'єкта авторського права подавати позови про вiдшкодування збиткiв (матерiальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслiдок порушення ним авторського права i (або) сумiжних прав, або виплату компенсацiй.

Таким чином, стягнення компенсацiї є альтернативним видом вiдповiдальностi.

Пунктом "г" частини другої статтi 52 Закону передбачено, що суд має право постановити рiшення чи ухвалу про виплату компенсацiї, що визначається судом, у розмiрi вiд 10 до 50000 мiнiмальних заробiтних плат, замiсть вiдшкодування збиткiв або стягнення доходу.

При цьому чинне законодавство не мiстить приписiв щодо безпосереднього причинного зв'язку мiж фактом завдання збиткiв та їх розмiром i розмiром можливої компенсацiї.

Апеляцiйний господарський суд, спростувавши твердження господарського суду першої iнстанцiї про те, що у справi вiдсутнi докази незаконного виготовлення, пiдробки чи використання вiдповiдачем контрольних марок, а вiдтак - й незаконного використання ним музичних творiв, правильно встановивши фактичнi обставини, дiйшов обґрунтованого висновку щодо наявностi у Товариства виключних майнових прав на використання музичних творiв.

Крiм того, господарський суд апеляцiйної iнстанцiї, встановивши факт протиправного розповсюдження вiдповiдачем 20 музичних творiв, майновi авторськi права на якi належать позивачевi, шляхом продажу 1 диску формату MP3, дiйшов висновку стосовно необхiдностi стягнення з вiдповiдача на користь позивача компенсацiї в сумi 181400 грн., тобто по 10 мiнiмальних заробiтних плат за кожен з музичних творiв, що не може бути визнано правомiрним з огляду на альтернативний порядок компенсацiї як способу захисту права.

Так, приписи Цивiльного кодексу України та Закону не ставлять розмiр компенсацiї у залежнiсть вiд кiлькостi використаних об'єктiв або їх складових частин (не мiстять приписiв стосовно залежностi розмiру компенсацiї), а лише встановлюють право стягнення компенсацiї, виходячи з самого факту вчинення порушення авторського права. Iншi обставини (стосовно систематичностi вчинення порушень, їх (його) обсягу, кiлькостi неправомiрно використаних об'єктiв тощо), в свою чергу, повиннi враховуватися судом у визначеннi суми компенсацiї в кожному конкретному випадку, виходячи з меж, встановлених згаданою статтею 52 Закону (вiд 10 до 50000 мiнiмальних заробiтних плат).

Отже, беручи до уваги встановленi попереднiми судовими iнстанцiями обставини порушення вiдповiдачем виключних майнових авторських прав Товариства i вiдомостi щодо особи порушника (вiдповiдне порушення вчинено вперше, пiд час перевiрки виявлено 1 CD-ROM диск, на якому мiстилися музичнi твори), з огляду на спрямованiсть застосовуваних судом компенсацiйних заходiв на захист порушеного права, з урахуванням загальних засад цивiльного законодавства - справедливостi, добросовiсностi, розумностi (заходи, що застосовуються, мають компенсувати збитки автора i зробити економiчно недоцiльними (унеможливити) подiбнi дiї винної особи в майбутньому), Вищий господарський суд України вирiшив зменшити суму компенсацiї, що пiдлягала стягненню з фiзичної особи - пiдприємця, до 20000 грн., вiдповiдним чином змiнивши оскаржувану постанову апеляцiйного господарського суду.

Крiм того, суд касацiйної iнстанцiї вважав за необхiдне згiдно з приписами частини третьої статтi 52 Закону накласти на порушника штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв суми, присудженої судом на користь позивача (постанова Вищого господарського суду України вiд 22.11.2011 N 18/39(21/153)).

Голова Вищого господарського суду України

В. Татьков